很多商標交易過(guò)程中犯下的低級錯誤，比較容易通過(guò)盡職調查來(lái)解決，以避免出現令人遺憾甚至追悔不及的結果，或盡量減少疏忽所帶來(lái)的影響。

  商標轉讓、許可等交易看起來(lái)是非常簡(jiǎn)單的事情，然而，里面的問(wèn)題還是很多。即使像蘋(píng)果公司這樣的明星企業(yè)，不也曾經(jīng)栽進(jìn)了iPad商標轉讓的漩渦里。還好，很多商標交易過(guò)程中犯下的低級錯誤，比較容易通過(guò)盡職調查（Due Diligence）來(lái)解決。

  作為知識產(chǎn)權交易的重要組成部分，商標的交易形態(tài)比較豐富，除了商標轉讓、許可、質(zhì)押以外，在企業(yè)并購、OEM/ODM、合資合作、特許經(jīng)營(yíng)等商業(yè)活動(dòng)中，都可能存在商標的交易行為。不同的商標交易形式自有其不同的風(fēng)險問(wèn)題，但也具有一些共同之處。這里僅從風(fēng)險調查的角度，列舉一些商標交易中可能存在的常見(jiàn)風(fēng)險，以提醒企業(yè)預防出現令人遺憾甚至追悔不及的結果，或盡量減少疏忽所帶來(lái)的影響。

  1.商標是否已經(jīng)核準注冊

  如果交易的商標根本沒(méi)有注冊，或者在到期時(shí)沒(méi)有及時(shí)續展注冊，或者已經(jīng)被依法撤銷(xiāo)或無(wú)效，則沒(méi)有法律上的商標專(zhuān)有權可言，任何人都有機會(huì )使用該商標，甚至會(huì )被他人注冊，從而妨礙自己從商標交易中獲得的所有權或使用權等權利。當然，假設未注冊或未續展注冊的商標是馳名商標或知名商品的特有名稱(chēng)、外觀(guān)（包裝、裝潢），還是可以享受《商標法》或《反不正當競爭法》的保護，不過(guò)，要主張馳名商標或知名商品的特有名稱(chēng)或外觀(guān)，并不是一件容易的事情。

  2.商標是否尚在申請注冊中

  這是前一問(wèn)題的延續。有些情況下，商標雖然沒(méi)有核準注冊，但可能已經(jīng)正式提出注冊申請。不過(guò)，這樣的商標有可能因為缺乏顯著(zhù)性、侵犯在先權利等法律障礙，最終沒(méi)有獲得核準注冊。值得注意的是，在再審申請人泰盛公司與被申請人業(yè)宏達公司等商標許可使用合同糾紛案【（2012)民申字第1501號】中，最高人民法院認為，法律法規對許可他人使用尚未獲得注冊的商標未作禁止性規定，商標許可合同當事人對商標應該獲得注冊亦未有特別約定，一方以許可使用的商標未獲得注冊構成欺詐為由主張許可合同無(wú)效的，不予支持。事實(shí)上，目前許多法院已經(jīng)承認未注冊商標可以轉讓、許可，但如此一來(lái)，受讓人和被許可人的法律和商業(yè)風(fēng)險就極其巨大，因此，一定要查清楚對方的商標注冊情況，當然在簽約時(shí)也要明確，交易商標必須是有效的注冊商標。因為即使商標最終獲得核準注冊，但從商標提出申請到商標核準注冊的過(guò)程中，有可能發(fā)商標異議，讓你疲于奔命。

  3.對方是否有權處置商標權

  查明商標注冊的真實(shí)性后，還要了解與你交易的人是否有權利處置這個(gè)注冊商標，他是不是這個(gè)注冊商標的權利人（注冊人或所有人），或者經(jīng)過(guò)權利人特別授權的代理人，或者允許轉授權的被許可人。如果商標是共有的，他是否經(jīng)過(guò)共有人的同意呢？你可以通過(guò)查驗商標注冊證書(shū)、商標轉讓合同、交易授權書(shū)，或者查詢(xún)商標公告、中國商標網(wǎng)，來(lái)了解交易商標的真正權利人是誰(shuí)，目前誰(shuí)有權利將商標轉讓、許可或質(zhì)押等。

  4.商標注冊在何地有效

  商標權的效力具有地域性，在中國注冊的商標只在中國境內有效，在法國注冊的商標只在法國境內有效。如想取得中國境內的商標所有權或使用權，那么你必須確認這個(gè)商標已經(jīng)在中國核準注冊。如果你想使用這個(gè)商標在中國制造商品，同時(shí)還要出口到歐洲，那么，這個(gè)商標除了在中國需要注冊外，還需要在歐洲有關(guān)國家也取得商標注冊，否則在出口時(shí)有可能遇到商標侵權的麻煩。

  5.商標注冊何時(shí)到期

  商標注冊皆有期限，我國商標法上的有效期為10年，不過(guò)，期滿(mǎn)可以續展注冊。關(guān)鍵的問(wèn)題是，如果商標注冊已經(jīng)快要到期了，相關(guān)交易方要督促商標注冊人去完成續展手續。特別是在轉讓前（轉讓后續展就是受讓人自己的事情了），或者在許可、質(zhì)押期間，更要確保商標注冊人的續展注冊，以免損害自己的商業(yè)權益。

  6.交易的商標是否與核準注冊的商標一致

  對方商標雖然核準注冊了，但拿來(lái)交易的商標是否與核準注冊的商標一致呢？根據《商標法》第56條，“注冊商標的專(zhuān)用權，以核準注冊的商標和核定使用的商品為限?！迸c注冊商標不一致的（特別是差異較大的）商標，可能無(wú)法享有商標專(zhuān)用權。買(mǎi)來(lái)使用不小心標示注冊標記的話(huà)，還可能構成自行改變注冊商標或冒充注冊商標的違法行為。

  7.商標指定使用的商品或服務(wù)項目有哪些？

  注冊商標的專(zhuān)用權以核定使用的商品或服務(wù)為限。要查明權利人是否超出核定使用的范圍，發(fā)放許可或從事轉讓?zhuān)驗檫@可能引發(fā)商標侵權等問(wèn)題，假如別人已經(jīng)在權利人超出核定使用范圍的那些商品或服務(wù)上注冊了相同或近似的商標。另外，也要查核自己需要使用的產(chǎn)品或業(yè)務(wù)范圍，是否與對方商標注冊所指定的商品或服務(wù)項目一致，檢查對方商標注冊與自己業(yè)務(wù)的契合度，也是非常重要的調查內容。

  8.商標的版權在誰(shuí)手中

  目前，商標的構成要素比較豐富，包括文字、圖形、字母、數字、三維標志、顏色組合和聲音等，以及上述要素的組合。其中的圖形、三維標志、聲音以及文字（如廣告語(yǔ)），均有可能滿(mǎn)足作品的獨創(chuàng )性要求，而享有著(zhù)作權的保護。但是，這些商標的著(zhù)作權未必就在商標權人手中。比如，根據著(zhù)作權法的規定，委托他人創(chuàng )作的作品，在未有約定的情形下，其著(zhù)作權歸屬于創(chuàng )作人。因此，如果商標權人的商標是委托他人創(chuàng )作的，在沒(méi)有約定權屬的情形下，該商標即使享有著(zhù)作權，那也是“別人家”的著(zhù)作權，雖然商標權人可以根據委托創(chuàng )作的目的，繼續合法使用其商標，但畢竟權利不圓滿(mǎn)而生事端。

  9.商標注冊是否滿(mǎn)足授權條件

  商標注冊需要滿(mǎn)足顯著(zhù)性、非功能性，以及不屬于禁用標志、不侵犯他人權利等一系列授權條件，因此，要對交易的商標進(jìn)行評估，以免將來(lái)商標因為違反法律規定，或者侵害他人權利而被宣告無(wú)效。比如，商標的顯著(zhù)性較弱對于商標保護的影響十分巨大，顯著(zhù)性較弱的商標容易被他人（包括競爭對手）合理使用，而難以阻止?？梢?jiàn)，商標的顯著(zhù)性強弱對于商標的保護范圍或獨占范圍影響甚大。

  10.商標是否變成通用名稱(chēng)

  根據2013年新《商標法》第49條第2款，注冊商標成為其核定使用的商品的通用名稱(chēng)的，任何單位或者個(gè)人均可以向商標局申請撤銷(xiāo)該注冊商標。事實(shí)上，像Escalator（自動(dòng)扶梯）、Thermos（熱水瓶）、Aspirin（阿司匹林）、Nylon（尼龍），原本都是著(zhù)名企業(yè)的注冊商標，后來(lái)都成為了相關(guān)產(chǎn)品的通用名稱(chēng)。在我國，“優(yōu)盤(pán)”（U盤(pán)）、“雪花”（面粉）等商標，都被商評委或人民法院認定為通用名稱(chēng)，喪失了專(zhuān)用權。

  11.是否存在相同或近似的商標

  如果你通過(guò)商標轉讓、企業(yè)并購等方式收購對方商標的所有權，為了避免將來(lái)存在相關(guān)商業(yè)標志導致市場(chǎng)混淆，甚至違反法律強制性規定，需要審核對方是否存在與交易商標有近似等關(guān)系的商業(yè)標志，并進(jìn)一步考慮是不是需要把這些相關(guān)的防御商標、聯(lián)合商標等商業(yè)標志都一并移轉過(guò)來(lái)。

  根據《商標法》第42條第2款的規定，“轉讓注冊商標的，商標注冊人對其在同一種商品上注冊的近似的商標，或者在類(lèi)似商品上注冊的相同或者近似的商標，應當一并轉讓?！痹摋l第3款規定：“對容易導致混淆或者有其他不良影響的轉讓?zhuān)虡司植挥韬藴?，?shū)面通知申請人并說(shuō)明理由?！笨梢?jiàn)，與交易商標在相同或類(lèi)似商品上注冊的近似商標，以及在類(lèi)似商品上注冊的相同商標，應當一并轉讓。這是商標法上的強制性要求，否則轉讓要遇到法律障礙。

  12.是否容忍跨類(lèi)注冊的相同或近似商標

  與交易商標在不相同或不相類(lèi)似商品上注冊的相同或近似商標，商標法并未要求必須一并轉讓?zhuān)?，從商業(yè)謹慎的角度考慮，還是要評估哪些類(lèi)別的相同或近似商標，應當一并收購過(guò)來(lái)，避免將來(lái)業(yè)務(wù)混淆。比如，權利人有一枚商標分別注冊在第12類(lèi)汽車(chē)和28類(lèi)玩具上，最好在收購汽車(chē)上的商標時(shí)將玩具上的商標一并收購過(guò)來(lái)，不要在收購之后分屬兩家，否則將來(lái)玩具汽車(chē)要與你的真正汽車(chē)在商標使用上發(fā)生沖突。

  13.是否存在與交易商標相同的商號或域名

  為了有效保護商標，有的企業(yè)不僅注冊了防御商標和聯(lián)合商標，還把商標與商號（企業(yè)名稱(chēng)）、域名保持了一致。雖然你把商標買(mǎi)過(guò)來(lái)了，但人家還保留了與商標相同的字號或域名，則需要考慮這是你可以接受的結果嗎？如果上海米其玩具有限公司將“米其”玩具商標賣(mài)給了你，但對方在商標出售后仍然叫做米其玩具公司，終究是一個(gè)埋伏的炸彈。想象一下，如果對方還在做玩具，雖然用不了“米其”商標，但在玩具商品或其包裝上仍然醒目地打上“米其玩具公司”，消費者會(huì )分得很清楚嗎？

  14.商標是否存在質(zhì)押等限制

  假設一個(gè)注冊商標已經(jīng)質(zhì)押了再轉讓給你，顯然這不是一件好事情。因為一旦該商標所擔保的債務(wù)不能清償，質(zhì)押權人（債權人）有權以該商標專(zhuān)用權折價(jià)，或者以拍賣(mài)、變賣(mài)該商標專(zhuān)用權的價(jià)款優(yōu)先受償。結果，你花錢(qián)買(mǎi)來(lái)的商標最終會(huì )飛到別人的懷抱。

  15.商標是否存在許可的約束

  除了商標權質(zhì)押外，存在商標之上的約束還有已有的許可協(xié)議，尤其是獨占許可。根據獨占許可的特點(diǎn)，除了被許可人以外，商標權利人不得向第三方發(fā)放許可，也不能自己使用該商標。如果已經(jīng)存在獨占許可的情形，則不允許你再去向權利人獲得第二個(gè)商標許可，否則得到的也是不穩定的許可，享有獨占許可的被許可人很快就會(huì )前來(lái)干涉。如果受讓的商標已經(jīng)對外發(fā)放過(guò)許可，根據“買(mǎi)賣(mài)不破租賃”的類(lèi)似規則，受讓人仍然要受到前手許可的拘束，甚至可能出現受讓人雖然享有所有權，卻無(wú)法使用的情形（如第三人享有獨占許可）。

  16.商標是否存在爭議

  交易的商標是否存在諸如權屬爭議、撤銷(xiāo)注冊或宣告無(wú)效等爭議？如果存在這些爭議，對方將來(lái)完全可能失去對交易商標的所有權，甚至交易商標的注冊都因撤銷(xiāo)或無(wú)效而不復存在。值得注意的是，在一些商標合同糾紛案件中，如果沒(méi)有明確約定，雖然商標注冊人未披露商標爭議事實(shí)，他也不需承擔違約責任。

  在上海銀貽申公司訴四川五郎酒廠(chǎng)等商標權轉讓合同一案【（上海市第一中級人民法院(2009)滬一中民五(知)初字第177號】中，雙方當事人的《商標轉讓合同》簽訂后，在被核準轉讓之前，商評委作出了“爭議商標（即轉讓合同所交易商標）予以撤銷(xiāo)”的裁定，從而致使“藏漢糊涂ZANG HAN HU TU”商標不可能再被核準轉讓給商標受讓方上海銀貽申公司（原告），上海銀貽申公司遂基于合同目的不能實(shí)現等理由提出解除合同、返還轉讓款，并得到法院支持。但是，雙方合同還約定：“在本合同簽訂之前，如果該商標存在許可、質(zhì)押、合作等情形，甲方（商標轉讓方）必須向乙方（商標受讓方）告知，不得隱瞞”。商標受讓方上海銀貽申公司據此指控商標轉讓方四川五郎酒廠(chǎng)，在簽約時(shí)隱瞞了商標存在爭議這一事實(shí)，故還主張商標轉讓方（被告四川五郎酒廠(chǎng)）應向其支付5萬(wàn)元違約金。

  但法院認為：

  （1）所謂“隱瞞”應當是針對原告本不知道且合同相對方若不告知則不一定能從其他途徑獲知之情形。

  （2）商標爭議這一法律狀態(tài)并不當然導致轉讓不能，且不屬于被告四川五郎酒廠(chǎng)能夠控制的事由。

  因此，原告上海銀貽申公司有關(guān)被告四川五郎酒廠(chǎng)隱瞞了商標存在爭議這一事實(shí)系違約行為之主張不能成立，最后，法院對上海銀貽申公司要求支付違約金的主張不予支持。

  最后要說(shuō)明的是，做商標交易的盡職調查時(shí)，最基本的功課就是查詢(xún)作為交易標的的商標信息。不過(guò)，查詢(xún)商標信息，要多換幾個(gè)角度，才不會(huì )顧此失彼。

  （1）要針對交易商標本身進(jìn)行查詢(xún)。即將交易的商標標識本身作為檢索項，檢索該商標標識的注冊狀況。通過(guò)此項檢索可以了解該交易商標是否有效，是否屬于轉讓人或許可人，是否有與之相同或近似的商標由轉讓人或許可人之外的第三人注冊，以及在哪些類(lèi)別或商品上進(jìn)行了注冊等。

  （2）要針對商標的權利人進(jìn)行查詢(xún)。即以權利人名稱(chēng)作為檢索項，檢索該權利人名義下申請注冊了多少件商標標識，以及這些商標的分布類(lèi)別及指定商品或服務(wù)范圍。通過(guò)此項檢索，可以了解權利人是否存在與交易商標近似的商標申請或注冊等信息。

  （3）要針對實(shí)際使用情況進(jìn)行查詢(xún)。不僅要對權利人列在交易清單上的商標進(jìn)行檢索，還要檢查其實(shí)際投入使用的那些標識是否都在交易清單上，以及這些實(shí)際使用的商標是否歸屬于權利人。如果權利人在轉讓或許可協(xié)議或者并購協(xié)議中，只是籠統地說(shuō)將“某某產(chǎn)品”上所有的商標，或者將其擁有的所有商標，都轉讓或許可給你使用時(shí)，而沒(méi)有具體的商標清單時(shí)，更要針對其商標實(shí)際使用情況進(jìn)行針對性的查詢(xún)。因為它所謂的“所有商標”可能連一件商標也沒(méi)有，真相可能是它實(shí)際使用的“所有商標”都是買(mǎi)來(lái)的商標許可，要小心這樣的騙局或圈套。

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